La Corte di giustizia europea conferma la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale di dichiarare nullo il marchio ‘Powerball’ registrato a livello comunitario.
Con una sentenza, la Corte di giustizia europea ha respinto il ricorso che era stato presentato da European Lotto and Betting ltd, confermando così la decisione dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale di dichiarare nullo il marchio “Powerball” registrato a livello comunitario.
Secondo i giudici “è pacifico che l’interveniente gestisce dal 1992 la lotteria Powerball negli Stati Uniti, una delle più grandi lotterie al mondo. È altresì pacifico che il modello di business del gruppo Lottoland si basa sui riferimenti a nomi di lotterie internazionali, tra cui la lotteria Powerball, consentendo ai consumatori dell’Unione europea di scommettere sull’esito di tali lotterie. Inoltre, è pacifico” che il ricorrente “abbia agito come “uomo di paglia” per la ricorrente e il gruppo Lottoland, nel senso che (esso) ha agito come intermediario per conto di tale gruppo al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, e che tale persona e la ricorrente sono collegate al gruppo Lottoland, anche alla data di tale deposito”.
I giudici osservano poi che “la commissione di Ricorso ha ritenuto che il marchio contestato fosse utilizzato esclusivamente per identificare o fare riferimento ai servizi forniti dall’interveniente e non per identificare quelli forniti dal titolare di tale marchio”.
A tale riguardo, il ricorrente sostiene che “l’uso del marchio contestato per riferirsi alla lotteria Powerball non rimette in discussione il fatto che tale marchio sia stato utilizzato per designare l’origine commerciale dei servizi da esso coperti” e che “contrariamente a quanto sostenuto dall’interveniente, che il marchio contestato non copre i ‘servizi di lotteria’, bensì i servizi di scommesse sul lotto, compresi quelli relativi alla lotteria Powerball”.
Tuttavia, “occorre rilevare che il ricorrente riconosce di essere stato a conoscenza della lotteria Powerball dell’interveniente negli Stati Uniti e di avervi fatto riferimento già prima del deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Inoltre, dalle prove presentate dinanzi all’Euipo emerge che, sui siti web del gruppo Lottoland, poco prima e poco dopo la data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, apparivano i seguenti slogan, ad esempio: Gioca al Lotto online su Lottoland, Gioca al PowerBall Lotto Online, Gioca alle lotterie numero 1 d’America online… e il PowerBall è ora su Lottoland, Vinci il PowerBall degli Stati Uniti o Impara a giocare e vincere il PowerBall ora. Ne consegue che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato, il gruppo Lottoland ha utilizzato tale marchio per fare riferimento alla lotteria Powerball e non all’origine commerciale dei suoi servizi di scommesse sul lotto”.
Tale conclusione “è valida indipendentemente dal fatto che i riferimenti siano ingannevoli o meno. Tuttavia, in ogni caso, occorre rilevare che il ricorrente ha riconosciuto, in udienza, che, alla luce degli allegati contenenti screenshot dei siti web del gruppo Lottoland sui quali appare il marchio contestato, potrebbe sussistere un rischio di confusione per i consumatori tra i servizi del gruppo Lottoland e quelli dell’interveniente”.
La commissione di Ricorso ha poi rilevato il ricorrente “aveva depositato lo stesso giorno, ovvero il 7 maggio 2014, da un lato, la domanda di registrazione del marchio contestato e, dall’altro, le domande di decadenza per mancato uso del marchio denominativo”.
Inoltre, la commissione di Ricorso ha ritenuto che “dagli elementi di prova emergesse che, depositando la domanda di registrazione del marchio contestato, il titolare del marchio contestato intendeva impedire ai suoi concorrenti, che fornivano gli stessi servizi di scommesse sul lotto, di fare riferimento alla lotteria Powerball o di obbligarli a ottenere una licenza”.
A tale riguardo, il ricorrente “non contesta l’intenzione di impedire ai concorrenti di utilizzare il marchio contestato. Sostiene tuttavia che tale comportamento, conforme alla finalità di un marchio, era innocuo, poiché la registrazione del marchio contestato era stata richiesta dopo la decadenza dei diritti dell’interveniente sui marchi di cui al precedente paragrafo 32. La sua strategia difensiva di deposito ha perseguito una logica commerciale onesta. Pertanto, secondo il ricorrente, la Commissione di ricorso non ha attribuito sufficiente importanza alla cronologia degli eventi che hanno portato al deposito del marchio contestato”.
Tuttavia, come sostiene l’Euipo, “sebbene il diritto esclusivo conferito al titolare di un marchio, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, sia la normale conseguenza della sua registrazione, nel caso di specie la registrazione del marchio contestato non era intesa a tutelare la sua funzione essenziale, vale a dire identificare l’origine commerciale dei servizi del gruppo Lottoland, bensì a impedire ad altri fornitori di scommesse sul lotto di fare riferimento alla lotteria americana Powerball sul mercato interno. Di conseguenza, occorre rilevare che tale registrazione non era intesa a contribuire a un sistema di concorrenza non falsata ai sensi della giurisprudenza citata”. Al contrario, essa mirava “a ledere, in modo non conforme agli usi leali, gli interessi dei concorrenti del gruppo Lottoland e ad ottenere un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nella funzione di un marchio”.
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